Recientemente, El País publicaba un interesante artículo en colaboración con nuestro socio Javier Pérez Itarte, socio director del área jurídica en Despachos BK ETL GLOBAL.
A continuación, compartimos un resumen con los puntos más relevantes del artículo, que puedes leer de forma completa aquí.
¿Cuáles son los pasos necesarios para registrar una marca de vino internacionalmente?
No existe un criterio uniforme y es necesario evaluar cada caso individual para determinar la mejor vía de registro. Hay que tener en cuenta que el registro de una marca concede derechos territoriales; por lo que, aunque esté registrada en un país, puede no ser registrada en otro si existen derechos prioritarios. Por lo que “Prior in tempore, potior in iure” (primero en el tiempo, mejor en derecho).
De manera previa al lanzamiento de una solicitud de registro, es recomendable comprobar su viabilidad en cada país de destino del vino (Clase 33 del Nomenclátor Internacional). Con esta información se pretende evitar ulteriores gastos y analizar si existen marcas prioritarias que pudieran bloquear nuestro registro, lo que invita a valorar alternativas.
Si el informe es favorable al registro, se decide la vía de presentación. En la Unión Europea existe un registro unitario a través de la EUIPO (Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea), por el que se concede la protección territorial en los 27 Estados Miembros. A su vez, se puede registrar la marca a través de la OMPI (Organización Mundial de la Propiedad Intelectual) o de la Oficina de Marcas de cada país en concreto. El registro a través de la OMPI permite proteger la marca en diversos países (131 en todo el mundo) mediante un único trámite, así como ampliar posteriormente la protección en otros territorios. Para optar por esta opción, es necesario contar previamente con una marca idéntica registrada a nivel nacional o en la UE.
¿Cómo hay que hacerlo, hay que registrar la marca en todos los países en los que se comercialice?
El registro de una marca no es estrictamente necesario en la mayoría de los territorios. No obstante, para comercializar vinos amparados por determinadas Denominaciones de Origen Protegidas (DOP) o Indicaciones Geográficas Protegidas (IGP), como la DOP Calificada Rioja o en la DOP Ribera del Duero) es un requisito necesario contar con el registro en el territorio de comercialización. En cualquier caso, el registro es recomendable, toda vez que otorga derechos exclusivos de uso, facilita la defensa frente a infracciones, y permite prohibir el uso a terceros (ius prohibendi).
¿Cuáles son los costes de este proceso de registro internacional?
El coste del registro incluye las tasas administrativas de la Oficina correspondiente y los honorarios del representante que presente la solicitud. Ambos dependen del territorio en el que se solicite la marca, así como la vía de registro (EUIPO, OMPI u Oficina de Marcas del país), y los costes son dispares.
¿Qué particularidades legales tienen los países a la hora de proteger las marcas de vino?
El sector vitivinícola se encuentra fuertemente regulado y directamente relacionado con el derecho de marcas y de las DOPs e IGPs. Las normativas marcarias nacionales incluyen por lo general prohibiciones absolutas de registro de marcas de vino que generen confusión sobre su origen geográfico, calidad o naturaleza, que incluyan (o evoquen) nombres protegidos por una DOP o IGP o incluso términos tradicionales protegidos (crianza, pago…). A su vez, las normativas nacionales sobre DOPs e IGPs de vinos (harmonizada en la Unión Europea), exige el cumplimiento de sus regulaciones internas como los pliegos de condiciones, sus reglamentos de funcionamiento, así como posibles decisiones de los órganos de gestión o Consejos Reguladores. Como ejemplo, cabe decir que hasta hace poco en España no se permitía el uso de la misma marca con vinos amparados por distintas DOP o vinos sin DOP o IGP. Uso actualmente permitido siempre que las etiquetas incorporen elementos diferenciadores que eviten la confusión al consumidor.
En consecuencia, ¿Cómo deben las bodegas adaptar sus estrategias para comercializar su vino a nivel internacional?
La estrategia jurídica implica proteger las referencias relevantes de la bodega, así como las de mayor volumen, solicitando su protección registral en los mercados objetivos. Una vez concedidos los registros, es importante vigilar las solicitudes presentadas por terceros, impidiendo el registro de aquellas que puedan generar riesgo de confusión al consumidor. Un aspecto estratégico e importante trabajar, a pesar de la inversión en tiempo y dinero que requiere, es la generación de renombre y prestigio de las marcas (y de los vinos que representan) que permitiría aplicar protecciones reforzadas frente a terceros infractores.
El alcance de la estrategia depende en gran medida de los recursos e inversión que se pretenda realizar. En algunos casos, hay bodegas que entran en mercados secundarios por primera vez, nombrando un agente o distribuidor, pero no invierten en su registro marcario hasta que haya certeza de que sus productos podrían consolidarse. En cualquier caso y si la cartera lo permite, es aconsejable registrar la marca para evitar situaciones indeseadas como que un tercero (incluido tu propio distribuidor) registren anticipadamente tu marca y te la ofrezcan a continuación por un módico precio.
¿Cuáles son los conflictos transfronterizos más comunes en materia de propiedad intelectual y marca en el sector del vino?
Uno de los principales conflictos transfronterizos en vía administrativa es el proceso de registro de marcas que puedan incurrir en alguna prohibición absoluta de la previstas en la Ley (marcas que evocan DOPs o IGPs), o que puedan generar riesgo de confusión con otras marcas prioritarias. En vía procesal civil, se encuentran conflictos en la comercialización de vinos con marcas no registradas, que infringen derechos prioritarios idénticos o similares, y que pretenden aprovecharse indebidamente de una reputación que no les corresponde. En el ámbito comercial, se encuentran conflictos con las terminaciones de relaciones de distribución y agencia comercial sobre la representación de marcas de vino, o la distribución paralela en un mismo mercado, de marcas procedentes de un mismo proveedor, por parte de operadores que pretenden aprovecharse de los diferentes precios internacionales de compraventa.
¿Cuál es el órgano encargado de resolverlos?
En función del territorio y del contexto, estos conflictos pueden ser resueltos por diversos órganos. Administrativamente, son resueltos por las Oficinas de Marcas. Y judicialmente, recurrir las resoluciones administrativas corresponde a las secciones especializadas de lo mercantil de las Audiencias Provinciales (en España) o incluso al Tribunal General de Luxemburgo cuando se trata de resoluciones de la EUIPO, mientras que las acciones por infracción de marca o competencia desleal en su caso, corresponden a los Juzgados civiles y mercantiles.
Por favor, ponga algunos ejemplos reales de conflictos en materia de propiedad intelectual y marca en el sector del vino y comente cómo se han desarrollado.
En el año 2017, un operador español pretendió el registro de la marca española “La Petrusca” para la comercialización de vinos. La sociedad francesa propietaria de la marca de la Unión Europea “Petrus” se opuso a dicho registro alegando semejanza, generación de riesgo confusión en el consumidor sobre el origen empresarial de los productos, y el renombre de la marca del que pretendía aprovecharse la solicitante. La Oficina Española estimo la oposición y denegó el registro.
Un ejemplo de la prevalencia de la DOPs e IGPs frente a las marcas, como prohibición absoluta de registro, lo encontramos en el asunto “TEMPOS VEGA SICILIA”. En 2014, Bodegas Vega Sicilia, S.A. solicitó el registro de la marca de la UE “TEMPOS VEGA SICILIA” para comercializar vinos (clase 33). La EUIPO estimó que incurría en una prohibición absoluta por contener el término “SICILIA” (parte significativa del nombre de las DOPs “Grappa Siciliana/Grappa di Sicilia”, “Sambuca di Sicilia” para bebidas espirituosas y “Sicilia” para vino, y denegó el registro de la marca. El asunto fue resuelto por el Tribunal General de Luxemburgo en su Sentencia de 9 de febrero de 2017 (T-696/15) que, confirmando la resolución de la EUIPO, desestimaba las alegaciones de la recurrente sobre el renombre de la marca “VEGA SICILIA”, y sobre la existencia de una familia de marcas con el mismo nombre, por no corresponder dichos argumentos al ámbito de las prohibiciones absolutas.
Otro ejemplo se encuentra en la Sentencia del Tribunal General de Luxemburgo de 12 de julio de 2018 dictada en el asunto T-774/16 sobre la validez o no de la marca de la Unión Europea “CAVE DE TAIN”. La sociedad “Cave de Tain L’Hermitage” solicitó el registro de la marca mixta “CAVE DE TAIN” para designar “vinos con denominación de origen calificada; vinos de la tierra” (clase 33), y que fue debidamente registrada por la EUIPO. El Consejo Regulador de la DOP Cava solicitó la nulidad de la marca por estimar que evocaba la DOP Cava, y que fue desestimada por la EUIPO señalando que las características particulares de la marca, le conferían un aspecto muy específico y que el término “cave” es utilizado para referirse a las bodegas en los países de habla francesa por loque no existía riesgo de confusión. El Consejo Regulador interpuso recurso ante el Tribunal General de la UE, que también fue desestimado, confirmándose la validez y coexistencia de dicha marca con la DOP.
¿Se dan mucho las falsificaciones en el sector del vino?
A pesar de que las falsificaciones en el sector del vino son menos comunes que en industrias como la textil o la de los cosméticos, se encuentran en el mercado vinos supuestamente amparados por una DOP o IGP o que la evocan, sin estar realmente protegidos, lo que supone una falsificación e infracción de la normativa de protección de las DOP (no de marcas). Asimismo, se dan casos de conflictos con marcas renombradas, así como de imitación de etiquetas y envases, generando riesgo de confusión en los consumidores al dificultar la identificación de los productos auténticos. Estas prácticas pueden considerarse actos de competencia desleal.
¿Cómo pueden las bodegas protegerse frente a las falsificaciones? ¿Qué estrategias pueden seguir para detectar y combatir las falsificaciones?
En primer lugar, mediante el registro de la marca. También es importante la vigilancia regular de las solicitudes de registro que se presenten en los diferentes territorios, así como vigilar el mercado y los productos ofertados al público (tanto de forma física como online) y controlar las aduanas en los mercados internacionales para evitar falsificaciones y mercados paralelos.
En el terreno online también se vende mucho vino ¿cuáles son las mejores prácticas para proteger la marca de vino en el ámbito online (páginas web, redes sociales, marketplaces, etc…)?
A pesar de que el Internet es un espacio global, es recomendable registrar la marca en los territorios a los que se dirija el producto, así como proteger la marca (su término) a través del registro de dominios de Internet. Asimismo, es muy importante realizar un seguimiento y vigilancia de la marca en Internet (páginas web, dominios de Internet, redes sociales, “marketplaces”…) para comprobar que nadie se ha apropiado de ella o la está utilizado de forma indebida. También es posible la colaboración con “marketplaces” que ofrecen programas de protección de marcas. Por último, en caso de que se prevea la utilización de la marca en el metaverso, también se recomienda su registro en dicho mundo virtual.
Socio Director departamento jurídico en Logroño.
